§ 1.Qualificazione giuridica del nome a dominio:
a) mero indirizzo telematico

Moltissime persone usano quotidianamente internet, digitando decine di
indirizzi di siti web o di posta elettronica nei loro browser.
Numerosisissimi soggetti, persone, società, enti pubblici, hanno richiesto
la registrazione di un nome a dominio Internet.

Non tutti, però, hanno una piena consapevolezza del significato tecnico e giuridico che hanno tali attività. Come dice il nome stesso, internet è prima di tutto una rete ("net" in inglese), ed in secondo luogo una rete che si estende al di fuori di un singolo luogo geografico, per diffondersi potenzialmente in tutto il mondo, collegando singole reti locali. In pratica internet è un gigantesco intreccio di cavi che collega i computer dei cinque continenti, articolato in nodi nazionali (Service Providers), nodi locali (c.d. POP , Point of Presence), ai quali poi sono connessi fisicamente i singoli utenti (host). L'entità che è comunemente identificata con internet è in buona sostanza rappresentata dall'insieme delle risorse dei computer (PC e server) collegati tra loro.
Ogni singola pagina consultabile tramite un browser è fisicamente
registrata sul disco fisso del computer al quale inviamo una richiesta di
consultazione digitandone l'indirizzo.
Se internet è un insieme così esteso da essere difficilmente
quantificabile, di computer collegati in rete, come è possibile
raggiungere l'informazione nel luogo fisico esatto in cui si trova? Il
meccanismo di connessione si basa su un indirizzo IP (Internet Protocol)
che identifica in maniera univoca ogni singolo computer collegato alla
rete. Si tratta, per usare una metafora molto celebre in dottrina, di una
specie di numero di telefono,composto da una serie di cifre divise da un
punto. Un simile sistema, tecnicamente semplicissimo per le macchine, si
rivela assai scomodo per la memoria umana.
Per ovviare all'inconveniente di dover creare enormi elenchi numerici, si
è perciò provveduto ad "affiancare" all'indirizzo IP il cosiddetto DNS
(Domain Name System), il quale può essere invece composto da combinazioni
di lettere e numeri, tali da risultare quanto più semplici e significativi
possibile per gli utenti. Una volta inserito l'indirizzo, sotto forma di
DNS, nell'apposita finestra del browser, il software procederà alla
traduzione del domain name nel corrispondente indirizzo IP, facendo poi
seguire la connessione fisica con la macchina relativa.
Il nome a dominio è una struttura complessa, articolata su due livelli
separati da un punto. Il livello massimo, Top Level Domain, è
rappresentato dal suffisso di due o tre lettere che notoriamente seguono
il punto. La funzione del Top Level Domain può essere duplice. Da un lato
identificare prima facie l'appartenenza di un sito ad una specifica
categoria: commerciale (.com), non profit (.org), governativo (.gov),
informativo (.info) eccetera. Dall'altro, indicare la provenienenza
geografica e/o il contenuto linguistico del sito web: italiano (.it),
francese (.fr), tedesco (.de) eccetera.
Il secondo livello (Second Level Domain), graficamente situato alla
sinistra del suffisso, è invece costituito da un nome di fantasia che
l'utente può scegliere in piena libertà.

Invero il Codice Civile non fornisce la definizione giuridica di
indirizzo, ed è quindi da intendersi accolta l'accezione del termine di
uso corrente nella lingua italiana. Si riporta in questa sede il
significato attribuito dal Dizionario Zingarelli: "Insieme delle
indicazioni relative al nome e al domicilio di una persona, necessario per
poterlo trovare ed inviargli la corrispondenza". Non vi sono dunque
ostacoli a riferire al domain name, con gli opportuni adattamenti, la
medesima definizione. Esso infatti può essere considerato come l'insieme
delle indicazioni relative al nome e al sito di una persona necessario per
poterlo trovare ed inviargli la corrispondenza. Questa conclusione è
suffragata da importanti indizi che emergono dalla più illustre dottrina
occupatasi del settore, laddove si afferma che "ogni utente Internet ha un
indirizzo, conosciuto come domain name" (CERINA, Internet: nuova frontiera
per il diritto dei marchi? in "Il Dir. Ind. n° 7/1996, pagg. 552 e ss.).
Né si possono trascurare le affermazioni di Mayr secondo cui il domain
name presenta un'importante affinità con i numeri telefonici e con i
comuni indirizzi postali. Nel mondo reale nessuno può sostenere che un
indirizzo possa essere equiparato ad un segno distintivo (C. WAELDE,
Domain names and trade marks, p. 63; L. PEYRON, Nomi a dominio e proprietà
intellettuale: un tentativo di conciliazione, in Giur. It. 1997 p. 697).
Anche in giurisprudenza non sono mancate pronunce che hanno recisamente
negato l'assimilabilità del nome a dominio al marchio registrato o
comunque ai segni distintivi dell'impresa. "La funzione del domain name
system è quella di consentire a chiunque di raggiungere una pagina web e,
in quanto mezzo operativo e tecnico-logico, non può porsi con riguardo a
tale sistema un problema di violazione dei segni distintivi aziendali
altrui come il marchio, la denominazione sociale o altri segni distintivi"
(Tribunale di Firenze, 29 luglio 2000 (Sabena c. A&A), in Dir. Ind., n. 4,
2000, p.321). "Il marchio, caratterizzato da vari tipi di segni grafici
che possono formare infinite combinazioni, tutela il prodotto di
un'impresa e non può essere parificato al domain name, che può essere
formato soltanto da lettere o numeri e che costituisce esclusivamente un
indirizzo telematico" (Tribunale di Firenze, sez. distaccata di Empoli
(Blaupunkt c. Nesson).
Il domain name prescelto da un qualsiasi soggetto che intende disporre di
un proprio sito internet risulta del tutto autonomo dal soggetto che lo
utilizza e dai suoi segni distintivi (denominazione o ragione sociale,
marchio ecc.), dovendosi qualificare come semplice "codice di accesso ai
servizi telematici" (N. Cosentino in nota a Tribunale di Bari, 24 luglio
1996 (Soc. Teseo c.Soc. Teseo Internet Provider) in Foro It., 1997, I, c.
2320). Per tali motivi il domain name non tutela in alcun modo il prodotto
aziendale.
Da quanto sopra appare di palmare evidenza come non sussista in capo al
titolare di marchio registrato un diritto codificato alla titolarità del
nome a dominio identico al marchio d'impresa, diritto che possa
legittimare il potere di vietare ad altri la registrazione oltre che
l'utilizzo di un nome a dominio corrispondente. E che corrispondenza tra
marchio o denominazione d'impresa non vi sia in una infinità di casi è
facilmente verificabile con una semplice ricerca su un motore tipo
"Google" come, per quanto attiene per esempio al comparto bancario,
risulta manifesto per i siti del Banco Ambrosiano Veneto (www.ambro.it),
del Credito Italiano (www.credit.it), dell'Istituto di Credito San Paolo
di Torino (www.sanpaolo.it) e della Banca di Roma (www.bancaroma.it).

b)segno distintivo atipico corrispondente al marchio

Tralasciando le pronuncie giurisprudenziali che qualificano il nome a
dominio quale equivalente dell'insegna, non va sottaciuto come spesso
dottrina e giurisprudenza configurino il nome a dominio quale segno
distintivo atipico dell'impresa, per molti versi corrispondente al marchio
registrato, alla cui disciplina andrebbe soggetto anche il domain name.
Secondo talune pronuncie, l'uso di un nome a dominio su Internet
corrispondente ad un marchio registrato altrui va considerato lesivo del
diritto di esclusiva spettante al titolare del marchio ex art. 1 l.m. e
che al conflitto tra domain name e marchio debbono applicarsi le norme che
disciplinano i conflitti tra segni distintivi; ne deriva altresì che il
titolare del marchio può opporsi all'adozione di un nome a dominio uguale
o simile al proprio segno distintivo se, a causa dell'identità o affinità
fra prodotti e servizi, possa crearsi un rischio di confusione che può
consistere anche in un rischio di associazione.

$ 2. Il marchio notorio o celebre

Un marchio registrato che goda di rinomanza (per es: Campari) attribuisce
al titolare benefici della tutela ampliata, che esorbita cioè il limite
dell'identità o affinità tra prodotti e servizi, potendo egli - ai sensi
dell'art. 1 comma 1 lett. c) L.M. - vietare a terzi l'uso di un segno
identico o simile, a prescindere dal rischio di confusione, laddove l'uso
del segno consenta, alternativamente, di trarre indebitamente vantaggio
dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca ad esso
pregiudizio.

2.1. Rapporti tra marchio celebre e patronimico

Ai sensi dell'art. 1 - bis L.M., "I diritti sul marchio d'impresa
registrato non permettono al titolare di esso di vietare ai terzi l'uso
nell'attività economica del loro nome ... purchè l'uso sia conforme ai
principi della correttezza professionale, e quindi non in funzione di
marchio ma solo in funzione descrittiva".L'art. 1-bis l.m. consente l'uso
patronimico, anche se confondibile con il marchio, soltanto ai fini
dell'individuazione dell'imprenditore, cioè con funzione descrittiva"
(Corte Appello Bologna, 18 febbraio 1998, GADI, 3906; App. Milano, 2
giugno 1998, ivi, 3924, Lodo arbitrale 2 settembre 1998, ivi, 3837). Per
funzione descrittiva si intende l'identificazione dell'imprenditore. Si ha
di contro funzione "distintiva" quando il nome valga ad identificare il
prodotto e l'azienda che lo produce.
Per poter legittimamente inibire l'uso del nome corrispondente al marchio
registrato grava proprio sul titolare del marchio l'onere di provare la
malafede dell'utilizzatore del patronimico. La violazione dell'art. 1 -
bis L.M. non può quindi mai prescindere dall'accertamento in concreto
della confondibilità come unica finalità dell'utilizzo del nome.
La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza del 18 ottobre 1999, ha
chiarito come il cuore del marchio, attraverso il quale valutare possibili
violazioni all'interno di segni distintivi patronimici (siano essi marchi,
ditte o insegne) è rappresentato dal cognome e non dal prenome. Nel caso
concreto (Gucci Spa c. Marcello Gucci), ha negato che l'utilizzo della
ditta "Marcello Gucci" per la commercializzazione di capi d'abbigliamento
costituisse contraffazione del celebre marchio Gucci, legittimamente
registrato per questa categoria merceologica dalla Gucci SpA. Difatti,
nonostante l'insegna recasse la scritta "Ingrosso prontomoda Gucci -
maglieria e confezioni" e nonostante la notorietà del marchio Gucci
avrebbe astrattamente consentito una sua tutela in ogni ambito
territoriale, la Corte ha argomentato che, vendendo Marcello Gucci
all'ingrosso ai soli imprenditori del settore dell'abbigliamento e non
agli utenti finali, non poteva crearsi un pericolo di confusione perchè
quegli stessi operatori non avrebbero mai confuso un capo di alta gamma
Gucci con un capo economico proveniente da Marcello Gucci (art. 13 comma
1° Legge Marchi) (all. 2). Va ben notato che la sentenza della Corte
d'Appello di Firenze a proposito di patronimici fa riferimento all'uso del
cognome e che nella specie il rischio di confusione poteva essere
rappresentato dall'adozione del patronimico "Gucci" nell'insegna della
ditta, che tra l'altro poteva far pensare alla vendita all'ingrosso di
capi della nota griffe di moda. La Corte , accedendo ad un'interpretazione
del marchio e degli altri segni distintivi dell'impresa quali strumenti di
tutela dell'affidamento dei consumatori, ha ritenuto nella specie non
esservi alcun rischio di confusione e dunque perfettamente tutelate le
legittime aspettative degli stessi consumatori.

Analogamente al caso "Gucci contro Gucci", ma con riferimento ai domain
names, la Corte Centrale della California ha ritenuto che la titolarità di
un marchio registrato non impedisce l'uso del patronimico quale nome a
dominio (sentenza del 13 marzo 2000, caso n. CV 99-12980 DDP (Mcx) all.
3). Ci riferiamo al celebre caso Nissan vs. Nissan (Nissan Motor Co.ltd;
Nissan North America Inc. v. Nissan Computer Corporation) che vedeva
contrapposti da un lato la celebre casa di produzione automobilistica
Nissan, titolare dell'omonimo marchio registrato, dall'altra invece la
meno nota Nissan Computer Corporation, società della North Carolina
impegnata nella vendita di personal computer e di servizi informatici. La
società fu fondata nel 1991 da Uzi Nissan, che pensò di registrare nel
maggio del 1994 il nome a dominio "nissan.com" e nel marzo 1996 il dominio
"nissan.net". E così fece, visto che i nomi a dominio erano disponibili.
Per ottenere l'utilizzazione dei due nomi a dominio, la celebre casa
automobilistica citò in giudizio il Sig. Nissan. Per poter avere la
meglio, la Nissan Motor doveva provare di avere un valido e proteggibile
marchio e che la controparte utilizzava un segno distintivo identico o
similare in grado di creare confusione (cfr. all. 3, pag. 5). Il marchio
Nissan fu registrato per primo dalla Nissan Motor Co. nel 1959 ed è stato
usato continuativamente dall'azienda automobilistica. Pertanto la Corte
ritenne che l'attore avesse un valido e tutelabile interesse all'uso del
marchio registrato "Nissan".
Il Sig. Nissan invece sosteneva di utilizzare il proprio cognome in
relazione a diversi settori di attività sin dagli anni '80.
Per poter dirimere la situazione era necessario dimostrare il concreto
rischio di confusione per il consumatore. Per determinare il rischio di
confusione è necessario considerare una pluralità di fattori: 1) l'uso e
la notorietà del marchio della parte reclamante; 2) l'omogeneità o
affinità dei beni e servizi delle parti; 3) la somiglianza o identità dei
segni utilizzati; 4) la prova di un'attuale confusione; 5) i canali di
marketing utilizzati; 6) il grado di attenzione necessario ai consumatori
per distinguire i prodotti; 7) la malafede della controparte
nell'utilizzo del marchio. Questo gruppo di fattori - recita la sentenza
californiana (cfr.All 3, pag. 6) non è esaustivo e non deve applicarsi
rigidamente alla rete Internet.
Con riferimento al punto 1) uso e notorietà del marchio della parte
reclamante, è evidente che il marchio registrato da Nissan Motor Co. sia
notorio e fortemente suggestivo per il pubblico dei consumatori. Pertanto
la Corte Centrale della California riconobbe come il marchio Nissan sia
marchio celebre e che allo stesso andava accordata la tutela più estesa
prevista dall'ordinamento.
Con riferimento al punto 2) omogeneità o affinità dei beni e servizi delle
parti, il rischio di confusione sussiste in caso di uso di segni identici
o simili per la promozione di prodotti simili. Nel caso che qui ci occupa
non esiste alcuna omogeneità, stante la totale differenza ontologica dei
prodotti commercializzati.

Un altro fattore è costituito dal pericolo attuale di confusione a danno
del consumatore (n. 4). La Nissan Motor Co. sostenne che alcuni
consumatori inviavano e-mail di richiesta di informazioni circa i veicoli
Nissan al convenuto all'indirizzo info@nissan.com e che spesso cercavano
informazioni sul conto dell'azienda automobilistica sul sito web
nissan.com.
Quanto ai canali di marketing utilizzati (punto n. 5) si sostenne che ambo
le parti utilizzavano Internet quale canale di vendita e di promozione.
Tale fattore accrescerebbe le possibilità di confusione.
Con riferimento agli altri fattori, non era dimostrata la malafede del
Sig. Nissan. Lo stesso, in buona sostanza, non avrebbe provveduto alla
registrazione dei nomi a dominio incriminati nè all'utilizzo del marchio
"Nissan" con l'intento di nuocere alla stessa ovvero di trarre indebito
vantaggio dalla notorietà del marchio altrui (punto n. 7). Inoltre, in
considerazione della non assimilabilità merceologica dei prodotti e
servizi pubblicizzati, non vi era possibilità di confusione a danno dei
consumatori, che ben potevano rendersi conto di non avere a che fare con
il sito della nota casa automobilistica (punto n. 6).
Il processo si concluse con una condanna di Mr. Uzi Nissan alla
realizzazione, nella porzione superiore della prima pagina del sito web
"nissan.com" e "nissan.net" di una frase che identificasse tali siti web
quali affiliati di Nissan Computer Corporation; all'appostamento di un
disclaimer, nella parte superiore della prima pagina del sito web
"nissan.com" e "nissan.net", che informi i visitatori che nissan.com e
nissan.net non sono siti affiliati di Nissan Motor Co., con indicazione
della locazione del sito web di Nissan North America; ad astenersi dal
pubblicare informazioni, pubblicità ovvero link ipertestuali con
riferimento al settore automobilistico sui siti web "nissan.com" e
"nissan.net". Nella fattispecie infatti il Sig. Uzi Nissan aveva nel
frattempo provveduto proprio ad inserire tali informazioni sui propri siti
web, che effettivamente avrebbero potuto sviare la potenziale clientela di
Nissan Motor Co. a vantaggio della concorrenza. La Corte dunque non
"esproprio'" il Sig. Nissan dei propri nomi a dominio e non riconobbe in
capo alla nota casa automobilistica "Nissan Motor" il diritto all'uso
esclusivo dei nomi a dominio coincidenti con il proprio marchio
registrato.

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Manuel M. Buccarella
(giurista informatico)
Vicepresidente "NewGlobal.it"